在專利申請尤其發(fā)明專利申請的過程中，幾乎都需要經(jīng)過答復(fù)審查意見的環(huán)節(jié)，而在答復(fù)審查意見時往往需要通過修改權(quán)利要求書來克服審查員所指出的缺陷。專利法第三十三條對于專利的修改也進行了明確規(guī)定，即“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，除了審查指南中明確描述的修改超范圍的情況外，當(dāng)遇到申請文件的從權(quán)本身的引用關(guān)系不太恰當(dāng)?shù)那闆r，此時將其附加技術(shù)特征直接并入獨權(quán)會不會造成修改超范圍呢？接下來，筆者以在實際作業(yè)中遇到的對我造成困惑或者說是迷惑的情況為例，與大家分享一下關(guān)于權(quán)利要求書修改是否超范圍的問題。
案例權(quán)項的引用關(guān)系如下：
1.包括特征A
2.引權(quán)1，還包括特征B
3.引權(quán)2，還包括特征C
在答復(fù)上述案例的審查意見時，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可用于對審查意見進行爭辯的是特征C時，將權(quán)2和權(quán)3的附加技術(shù)特征均并入到權(quán)1中，修改肯定不會超出范圍，但是無疑會大大縮小獨權(quán)的保護范圍。那么，是否能夠只將權(quán)3中的特征C并入到權(quán)利要求1中呢?答案是，分情況而定。
情況一，特征C與特征B具有一定的聯(lián)系，即只將權(quán)3的附加技術(shù)特征C并入權(quán)1后，特征C會出現(xiàn)描述不清楚或者引用無基礎(chǔ)，而這種情況往往說明書中也很難找到可以單獨抽出特征C、不涉及特征B且能夠描述清楚的情況，因此，為了授權(quán)只能犧牲保護范圍，必須將權(quán)2和權(quán)3的附加技術(shù)特征全部并入原權(quán)利要求1（或者說將原權(quán)利要求3作為新的權(quán)利要求1）。
情況二，當(dāng)特征B和特征C沒有必然聯(lián)系，即只將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入權(quán)利要求1后，不會出現(xiàn)引用無基礎(chǔ)、表述不清楚的問題，那么，此時修改時只將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入原權(quán)1中，是不會造成修改超范圍的。
對于這個結(jié)果，相信有一些小伙伴腦中會浮現(xiàn)很多疑問：我們在權(quán)項撰寫的過程中，情況二的條件下，正常的引用關(guān)系會是：權(quán)3引用1或2，或者因為后續(xù)權(quán)項有引用多項的情況，為避免出現(xiàn)多引多，權(quán)3只引用權(quán)1。而我們之所以這么引用不就是為了在答復(fù)時可以直接將權(quán)3并入權(quán)1嗎？而案例中則是將權(quán)3引用了權(quán)2，不代表權(quán)3的技術(shù)特征是在權(quán)2的基礎(chǔ)上的嗎？也就是原權(quán)利要求記載的方案只有 A、A+B、A+B+C三個方案,如果修改時只將權(quán)3直接并入權(quán)1中，那么權(quán)1的方案就變成了A+C，與原來記載的三個技術(shù)方案都不同，這，不是超范圍了嗎？（包括筆者及與討論過該問題的同事最初都是這么認(rèn)為的）
為了解除小伙伴的疑惑，接下來我們從幾個角度分別進行分析一下，這種修改為什么不會超范圍：
首先，我們要細(xì)細(xì)思考一下，專利法第三十三條所說的范圍是“原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍”，而上邊分析的權(quán)利要求書記載的方案A、A+B、A+B+C則是權(quán)利要求的“保護范圍”，細(xì)細(xì)品一下發(fā)現(xiàn)這兩個范圍是不同的，我們不能將兩個范圍等同，就如：說明書所記載的內(nèi)容在專利法第三十三條所說的記載范圍內(nèi)，卻不在權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)。專利還未授權(quán)之前，包括在答復(fù)審查意見的階段，權(quán)3引用了權(quán)2不能理解為權(quán)3的附加技術(shù)特征是在權(quán)2的基礎(chǔ)之上存在的，而應(yīng)該理解為每條權(quán)項的附件技術(shù)特征前仿佛是自帶了“可選地”，也就是說權(quán)之間可以隨意組合，這是說明書與權(quán)項的區(qū)別之處，此階段權(quán)項的引用所體現(xiàn)的作用只是為了使引用有基礎(chǔ)、更清楚，權(quán)項引用多項和只引用某一項，不會影響此條權(quán)項是否可以提到權(quán)1中的，只要整個權(quán)利要求清楚、不出現(xiàn)引用無基礎(chǔ)即可。
換個角度，我們知道，將說明書中記載的一個完整的技術(shù)特征C加入權(quán)利要求1中是不超出修改范圍的，而情況二中，只將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入原權(quán)利要求1中的修改，其實可以等同地理解為將說明書記載的內(nèi)容并入權(quán)利要求1，因此是不超出記載范圍的。在此需要說明的是，在將說明書的內(nèi)容并入權(quán)利要求時，若說明書中特征B和特征C同時描述（通常體現(xiàn)為特征B和特征C在同一個可選地/優(yōu)選地等具有明顯地界定詞之后），則只能同時將特征B和特征C提至權(quán)利要求1中了，不可以再單獨提特征B或者特征C。因此，這對于我們撰寫的啟示就是，在說明書中，對具有獨立效果的特征進行描述前盡量加入可選地/優(yōu)選地等詞進行間隔，例如：“…還包括A部件，A部件用于…，具有…效果。進一步地，A部件上還可以設(shè)置孔，該孔的效果是…。”，以便于后續(xù)的答復(fù)。
再換一個角度，審查指南中所列出的允許的對權(quán)利要求書的修改情形里，第（6）種情形明確指出，“修改從屬權(quán)利要求的引用部分，改正引用關(guān)系上的錯誤，使其準(zhǔn)確地反映原說明書中所記載的實施方式或?qū)嵤├?，這樣的修改不會超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍”也就是說對于特征B和特征C沒有必然聯(lián)系時，正確的引用關(guān)系應(yīng)該是權(quán)3引用權(quán)1，因此，我們可以先把案例中權(quán)3引用權(quán)2的引用關(guān)系修改為權(quán)3引用權(quán)1，那么此時，我們再將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入權(quán)利要求1中不超出記載范圍就是毫無疑義的了。
到這里，情況二之所以修改不會超范圍分析清楚了，但是小伙伴又提出疑問了，如果權(quán)項之間是可以自由組合的話，案例中所述描的情況在權(quán)利要求撰寫階段，權(quán)3引用權(quán)2與權(quán)3引用權(quán)1甚至與權(quán)3引用1或2三種情況豈不是沒有區(qū)別了？區(qū)別肯定是有的，在此再次強調(diào)要思考一下說明書和權(quán)利要求書的“記載范圍”與權(quán)利要求的“保護范圍”的區(qū)別。在侵權(quán)判定階段，每條權(quán)項只代表一個完整的方案，權(quán)項之間是不可以自由組合的，若該案以案例描述的引用關(guān)系授權(quán)了，則權(quán)利要求保護的方案只有A、A+B、A+B+C三個，若涉及侵權(quán)的方案為A+C，其只會侵權(quán)1即方案A的權(quán)，而若權(quán)原來權(quán)3引用的是權(quán)1，則涉及侵權(quán)的方案不僅侵權(quán)權(quán)1（方案A）也會侵權(quán)權(quán)3(方案A+C)，侵權(quán)專利的條數(shù)會對侵權(quán)最終賠償?shù)慕Y(jié)果產(chǎn)生一定的影響，這也是權(quán)利要求撰寫時，能夠引用多項時盡量引用多項這一引用原則在侵權(quán)判斷過程能夠體現(xiàn)的意義。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
